Co je užívání doménového jména v "dobré víře"? Pro lepší ilustraci, nejdříve typická situace:

Vaše firma má řádně zaregistrovanou doménu webu, přes tento web funguje prosperující e-shop, používá jej několik let v dobré víře, že vše je v pořádku. Web je centrem podnikání Vaší firmy. Pronajímáte si obchod, sklad, kancelář, zajišťujete přepravu zboží, opravu, záruční či pozáruční servis. Firma má několik zaměstnanců, poměrně stabilní zákaznickou základnu, slušné renomé. A najednou dostanete výzvu, že máte užívání webu okamžitě ukončit a doménu převést na vlastníka ochranné známky či jiného označení (např. jména firmy, jména fyzické osoby, označení výrobků či služeb, místní označení).

Důvody pro výzvu mohou být různé. Přes opodstatněnou podobnost s jménem či označením, o kterém jste nevěděli, přes důvody zjevně vymyšlené, zneužívající nebo nekalosoutěžní konkurenční boj, takovým důvodem může být i to, že Váš hlavní dodavatel po letech spolupráce změnil svoji obchodní politiku zacházení s e-shopy předprodávajícími jeho zboží či zajišťujícím servis a rozhodl se to „řešit“ právní cestou. Přestože Vám dodavatel každý rok schvaloval vizuály webu, vizuály marketingu, požadoval konkrétní úpravy, kterým jste se přizpůsobili, uděloval Vám bonusy za prodej. A najednou změna, nic co platilo neplatí. Máte v rukou výzvu od právníka, na kterou je potřeba reagovat.

Ať už byla výzva zaslána z jakýchkoliv důvodů, představuje vždy závažný problém, který zasahuje do podstaty podnikání. Každý převod domény – nejen právně vynucený ale i ten dobrovolný, na základě dohody, není jednoduchý a levný proces. Kromě toho, že převod naruší vybudovanou značku, investice do marketingu a reklamy, přijdete o reputaci, (dobré) jméno. Přijdete o reference, zákaznickou základnu, o kladné hodnocení zákazníků, SEO optimalizaci, atd.

Jak můžete postupovat?

Kvalifikovaný výklad pravidel pro řešení doménových sporů

Proces registrace a řešení sporů ohledně doménových jmen v doméně .cz jsme si vysvětlili již v předchozím článku:

https://www.chslegal.eu/aktualne/detail/jak-resit-spory-o-opravnenost-registrace-domenoveho-jmena-v-narodni-domene-cz-80/

Zopakujme si teda jen stručně, že v  případě národní domény .cz každý žadatel automaticky přistupuje na „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“ („Pravidla registrace“) vydaná sdružením CZ.NIC. Na ně jsou navázaná procesní Pravidla alternativního řešení sporů („Pravidla ADR“), které upravují proces rozhodování doménových sporů. Podle Pravidel ADR  lze k řešení sporu o užívání doménového jména iniciovat buď řízení před experty, jehož proces je v Pravidlech sepsán a/nebo podat klasickou žalobu k soudu. Stručný popis procesu také najdete ve výše odkazovaném článku.

Česká Pravidla registrace a Pravidla ADR jsou založená na „Pravidlech pro jednotné řešení sporů ohledně doménových jmen“ - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Pravidla UDRP“),[1] přijatá mezinárodní společností na společností ICANN v r. 1999.

Pravidla UDRP se uplatňují pro doménové jména v generických doménách nejvyšší úrovně nebo gTLD (např. .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org) a pro ty národní domény, které na jejich aplikaci přistoupily (např. .nu, .tv, .ws), jakož i pro doménové spory v doméně .eu (jelikož EU na jejich aplikaci rovněž přistoupila).

K  Pravidlům UDRP byly navíc organizací ICANN vydány „Zásady pro Pravidla pro jednotné řešení sporů ohledně doménových jmen“ – Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Zásady UDRP“).[2] Zásady UDRP (podobně česká Pravidla ADR) stanoví procesní postup pro řešení sporů ohledně doménových jmen.

Pro domény zaregistrované podle Pravidel UDRP (shodně jako pro .cz domény zaregistrované podle českých Pravidel registrace) platí, že každý, kdo žádá o registraci doménového jména v některé z výše uvedených domén musí souhlasit s Pravidly a Zásadami UDRP. Jinak doména zaregistrována být nemůže.

Každý držitel domény teda již při registraci souhlasil také s tím, že v případě, že bude rozhodnuto (tribunálem nebo soudem), že zaregistrované doménové jméno porušuje práva třetí strany (osoby odlišné od registrátora), bude doména zrušena, pozastavena či převedena na jiného.

Paralelně s tím má každý registrátor na základě akreditace ICANN oprávnění registrovat nové doménové jméno pouze v souladu s Pravidly UDRP. Registrátoři jsou rovněž povinni Pravidla UDRP aplikovat v praxi - formou příslušného rozhodování o povolení či zamítnutí registrace, resp. prostřednictvím rozhodnutí o zrušení registrace či pozastavení domény, resp. nařízením jejího převodu.

K Pravidlům UDRP vydává Centrum WIPO kvalifikovaný výklad.[3] Je spolu s rozhodnutími WIPO Centra[4] publikován webu. Aktuálně je dostupná již 3. revize přehledu rozhodnutí pod označením „Přehled 3.0 rozhodnutí WIPO Centra na vybrané základní otázky Pravidel UDRP“[5] („Přehled 3.0 rozhodnutí WIPO“). Obsahuje praktický návod na řešení všech základních hmotněprávních a procesních otázek rozhodovaných podle Pravidel UDRP.

Jako nejvýznamnější poskytovatel služeb řešení sporů se WIPO Centrum[6] může opřít o zkušenosti z globální aplikační praxe, která trvá již od r. 1999, kdy byla společností ICANN Pravidla UDRP přijata. Podle Pravidel UDRP bylo vyřízeno již přes 50 000 stížností. Úspěšnost stěžovatelů je relativně vysoká, až cca 70 %. Pravděpodobně i díky transparentnímu a jednoduše přístupnému výkladu Pravidel UDRP, který přispívá k předcházení podávání zjevně neopodstatněných stížností a ke stabilitě globálního systému registrace a užívání doménových jmen.

Výklad Pravidel UDRP reflektuje potřebu konsensu při jejich aplikaci a také zajišťuje soudržnost globálního systému registrace domén. Přestože je zřejmé, že při rozhodování o doménových sporech, musí být posouzeno množství individuálních faktů a argumentů. Přestože může být obtížné vyhnout se skutečným názorovým rozdílům na konkrétní otázky, tím spíše, že členové panelů a stran sporu pocházejí z mnoha jurisdikcí. Přes to všechno je výklad Pravidel a Zásad UDRP klíčovým nástrojem pro efektivní řešení sporů o doménová jména na celém „internetovém“ světě.

Z výše uvedených důvodů budeme proto při analýze našeho „typického“ případu doménového sporu popsaného v úvodu vycházet právě z výkladu Pravidel a Zásad UDRP připravovaného Centrem WIPO.[7]

Jak jsou teda doménové spory v celosvětové praxi rozhodovány?

Podmínky přípustnosti stížnosti

Podle Pravidel UDRP, článek 4 a) platí, že každý držitel doménového jméno se musí podřídit řízení, v němž bude prozkoumána oprávněnost registrace doménového jména v případě, že stěžovatel ve stížnosti předložené příslušnému tribunálu podle Zásad UDRP namítá a zároveň prokáže, že:

(i)         toto doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s jeho ochrannou známkou nebo označením;

a zároveň, že držitel doménového jména:

(ii)        nemá k názvu domény žádné práva či oprávněný zájem; a

(iii)       nezaregistroval či neužívá doménové jméno v dobré víře.

Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. Bez jejich prokázání nebude stížnost v řízení připuštěna.

Stěžovatel teda musí především prokázat, že má zaregistrovanou ochrannou známku či oprávnění používat namítané označení, jméno, název a že doménové jméno je s tímto označením zaměnitelné. Bez toho je podání stížnosti zcela bezpředmětné.

To však samo o sobě pro úspěšnou stížnost nestačí. Kromě toho musí stěžovatel také prokázat absenci práva či oprávněného zájmu držitele domény jako odpůrce sporu a to, že doména není zaregistrována či užívána v dobré víře. K tomu Pravidla UDRP v článku 4 b) uvádí konkrétní příkladný výčet důkazů či okolností, kterými stěžovatel absenci dobré víry držitele domény může prokázat - zejména:

• doménové jméno bylo zaregistrováno nebo získáno především za účelem převodu stěžovateli nebo jeho konkurentovi za účelem získání (neoprávněné) finanční výhody – tj. protihodnoty přesahující zdokumentované hotové náklady přímo související s registrací doménového jména; nebo
• název domény byl zaregistrován výlučně jen za účelem zabránění registrace doménového jména stěžovatelem (jako vlastníkem ochranné známky či označení); nebo
• doménové jméno bylo zaregistrováno především za účelem narušení podnikání stěžovatele; nebo
• doménové jméno je využíváno pro zajištění (neoprávněného) zisku za účelem přilákání uživatelů internetu na webové stránky (nebo jiné on-line umístění) držitele doménového jména s tím, že to vyvolává nebezpečí záměny se značkou či označením stěžovatele a to na základě tam uváděných klamavých údajů o zdroji, původu, spojení nebo případné podpory webové stránky nebo ohledně umístění nebo ohledně výrobků nebo služeb nabízených na webové stránce.

Rozhodnutí příslušného panelu rozhodců bude obvykle provedeno nejen na základě důkazů uvedených ve stížnosti, ale také na základě posouzení odpovědi držitele doménového jména.

Nevyjádří-li se držitel doménového jména ke stížnosti, panel rozhodců tuto okolnost pravděpodobně vezme v potaz, ale nemůže jen na tomto základě stížnost automaticky potvrdit. I v takovém případě musí panel zvážit všechny stěžovatelem předložené důkazy a vyhodnotit je.

Podle Přehledu 3.0 rozhodnutí WIPO musí stěžovatel především prokázat na první pohled (prima facie), tj. že zjevně nelze předpokládat, že odpůrce by mohl mít práva nebo oprávněné zájmy na sporném názvu domény.

Prokázání užívání v dobré víře držitelem doménového jména

Naproti tomu pro držitele domény jako odpůrce v doménovém sporu, při obhajobě registrace a užívání doménového jména, bude  stěžejní prokázat, že má oprávněný zájem k doménovému jménu a že jej užívá v dobré víře (bona fide). Jak se prokazuje? Podle výkladu především předložením následujících důkazů:

• důkaz, že před jakýmkoli oznámením sporu odpůrce doménu využíval, nebo prokazatelně její využití připravoval, v souvislosti se skutečnou nabídkou zboží nebo služeb v dobré víře; nebo
• odpůrce byl běžně znám pod názvem domény, i když si formálně nezajistil žádná práva na ochrannou známku nebo na jiné označení; nebo
• odpůrce oprávněně využívá doménu bez úmyslu získat komerční zisk, či bez toho, aby klamavě odvedl spotřebitele nebo pošpinil dotčenou ochrannou známku nebo značku služby.

Konkrétní, podle Přehledu 3.0 rozhodnutí WIPO, typické situace posuzování užívání domény v dobré víře si blíže rozebereme.

Doménové jména identické s ochrannou známkou stěžovatele

Obecně, rozhodčí panely WIPO Centra dovozují, že doménová jména identická s ochrannou známkou stěžovatele nesou vysoké riziko zaměnitelnosti a tudíž nelze předpokládat jejich užívání v dobré víře.

Jako zaměnitelné s ochrannou známkou stěžovatele a ne v dobré víře používané budou proto zpravidla posuzovány domény obsahující název zaregistrovaný jako ochrannou známku („OZ“) ve spojení s geografickým umístěním (např. <OZ-usa.com> nebo <OZ.nyc>) nebo výrazy s „inherentní internetovou konotací“ (např. <e-OZ.com>, <buy-OZ.com> nebo <OZ.online>).

Nepředloží-li proto odpůrce další důkazy o oprávněném užívání v dobré víře, budou tyto domény s velkou pravděpodobností zrušeny, pozastaveny či bude rozhodnuto o jejich převodu na stěžovatele.

A to i v případech, kdy je název domény, který je zcela identický s ochrannou známkou (tj. <OZ.tld>), používán v pozitivním smyslu a nekomerčním účelům, např. jako fanouškovské stránky. I v těchto případech panely WIPO rozhodují tak, že právo provozovat fanouškovskou stránku se nezbytně nevztahuje na registraci nebo používání názvu domény, který je identický s ochrannou známkou stěžovatele. Např. proto, že to může být uživateli internetu nesprávně chápáno jako nějakým způsobem sponzorovaný nebo vlastníkem ochranné známky podporovaný web.

Ze stejných důvodů nelze užívat identickou doménu za účelem výkonu „svobody projevu“ a práva na legitimní kritiku, včetně překlepů. A to i tam, kde je doménové jméno použito ve vztahu ke skutečné nekomerční svobodě projevu či veřejnému zájmu. S odůvodněním, že to vytváří nepřípustné riziko záměny uživatelů prostřednictvím předstírání identity.

Doménové jména složené z ochranné známky a odlišujícího dodatku

Naproti tomu názvy domén složené z OZ zpravidla budou rozhodujícími panely Centra WIPO posouzeny jako formálně nezávadné. A to včetně dodatků kritických (např. <OZsucks.com>), které na první pohled neindikují spojení s danou ochrannou známkou, V případě hanlivých výrazů spojených s ochrannou známkou však za podmínky, že je takové použití nekomerční, spravedlivé a není zavádějící nebo nepravdivé. Za určitých okolností může být navíc přípustná i omezená míra vedlejších komerčních aktivit (např. jako „fundraising“ k vyrovnání nákladů na registraci nebo nákladů na webhosting s názvem domény a webem).

V případě užívání složených doménových jmen přímo obsahujících kritiku ochranné známky či jiného označení však budou panely WIPO Centra zpravidla detailně posuzovat, zda je kritika oprávněná a zda je její cíl skutečně nekomerční. V řadě případech, kde odpůrce tvrdil, že doménové jméno je používáno pro účely svobody projevu, totiž panely WIPO ve skutečnosti zjistily, že to je jen záminka pro cybersquatting, pro komerční aktivity držitele doménového jména nebo jen za účelem pošpinění dobrého jména stěžovatele.

V případech, kdy se doménové jméno bude skládat ze zaregistrované ochranné známky nepatřící držiteli domény a jiného slova, je proto stěžejní právě prokázání užívání v dobré víře.

Relevantní důkazy pro doložení užívání v dobré víře

Pro posouzení užívání v dobré víře bude především předložit konkrétní důkazy o skutečném užívání doménového jména a jeho skutečném účelu. Podle Přehledu 3.0 rozhodnutí WIPO budou panely zpravidla posuzovat následující faktory, např:

• zda bylo doménové jméno zaregistrováno a je používáno pro legitimní účely, a nikoli jako záminka pro neoprávněný komerční zisk nebo pro jiný podobný účel, ve prospěch držitele doménového jména;
• zda se držitel domnívá, že použití doménového jména (např. za účelem chvály či kritiky zaregistrovaného označení) je oprávněné, pravdivé a opodstatněné;
• zda je uživatelům internetu, kteří navštíví webovou stránku odpůrce, zřejmé, že ji neprovozuje stěžovatel;
• zda se odpůrce zdržel registrace ochranných známek odpovídajících doménovému jménu, které by porušovali ochranné známky stěžovatele nebo třetích stran;
• zda je na webové stránce na příslušného vlastníka ochranné známky uveden výrazný odkaz, včetně vysvětlujícího textu;
• zda jsou odesílatelé e-mailů adresovaných stěžovateli, ale z důvodu nepochopení doručených odpůrci, upozorňováni na to, že jejich zpráva byla doručena nesprávně a má být přesměřována;
• zda existuje skutečné nebezpečí záměny s konkrétní ochrannou známkou stěžovatele a nikoli jen obecně s konkurencí, odvětvím, apod.; a/nebo
• zda je registrace a používání doménového jména odpůrcem v souladu s jeho skutečnou činností jinak vykonávanou v dobré víře (ať už online nebo offline).

Prodejci, distributoři a poskytovatelé služeb

V tomto smyslu požívají zvláštní ochrany prodejci, distributoři nebo poskytovatelé služeb, jejichž název domény obsahuje ochrannou známku stěžovatele.

Pokud je webové stránka využívána k přeprodeji nebo pro nabízení služeb či pro zajišťování servisu či oprav souvisejících se zbožím nebo službami stěžovatele, v dobré víře, předpokládá se, že užívání doménového jména je oprávněné.

Rozhodovací praxe WIPO Centra vyvinula na základě stěžejního rozhodnutí tzv. „Oki Data Test“,[8] kterým se při posuzování věci panely budou řídit. Užívání v dobré víře tak bude prokázáno za splnění všech následujících podmínek:

(i)         odpůrce skutečně nabízí dotčené zboží nebo služby;

(ii)        odpůrce užívá stránky pouze k prodeji zboží nebo služeb chráněných ochrannou známkou;

(iii)       stránka musí přesně a zřetelně zveřejňovat vztah držitele domény s držitelem ochranné známky; a

(iv)       odpůrce se nesmí pokoušet „obsadit trh“ s názvy domén, které odrážejí ochrannou známku (tj. zaregistrovat více obdobných doménových jmen).

Oki Data Test se nepoužije tam, kde jakákoli předchozí dohoda mezi stranami výslovně zakazuje používání doménového jména.

Případy využívající Oki Data testu obvykle zahrnují název domény obsahující ochrannou známku plus popisný výraz (např. „díly“, „opravy“ nebo „umístění“), ať už na druhé nebo nejvyšší úrovni. Nebude se však zpravidla týkat případů, kdy je název domény identický s ochrannou známkou stěžovatele (z důvodů popsaných výše). Rozhodovací praxe v této věci je poměrně rozsáhlá, v referencích viz odkazy na významné případy dle Přehledu 3.0 rozhodnutí WIPO.[9]

Závěr

Věřím, že tento přehled výkladu a rozhodovací praxe panelů WIPO Centra Vám dal dostatečnou odpověď na to, jakou právní argumentaci a jaké důkazy může oprávněný držitel domény použít k zajištění efektivní a účinné právní obrany, i proti oprávněnému držiteli ochranné známky či jiného označení.

Když se vrátíme k typické situaci užívání doménového jména v dobré víře představené v úvodu, je zjevné, že změna obchodní politiky dodavatele ze dne na den možná není, resp. není možná bez dalšího. Přeje-li si obchodní partner distributora doménu užívanou v dobré víře převést, bude to možné jen na základě dohody s oprávněným držitelem doménového jména, tj. smírnou cestou, po dojednání vzájemně akceptovatelných podmínek, včetně odpovídající kompenzace.

MÁTE PROBLÉMY S DOMÉNOU, OCHRANOU PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČI NEKALOU SOUTĚŽÍ?

OBRAŤTE SE NA NÁS:

Mgr. Beata Sabolová, LL.M., advokátka, kontakt: sabolova@chslegal.eu

 

---

[1] Viz: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en

[2] Viz: https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en

[3] K dispozici na: https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#a

[4] K dispozici na: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions.html

[5] WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Original Edition, na https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/ 

[6] Kromě WIPO Centra poskytovateli služeb rozhodování sporů podle Pravidel UDRP jsou:

-         Arabské centrum pro řešení sporů (ACDR);

-         Asijské centrum pro řešení sporů ohledně doménových jmen (ADNDRC);

-         Kanadské mezinárodní centrum pro řešení sporů na internetu (CIIDRC)[14]

-         Národní arbitrážní fórum (NAF);

-         Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Rozhodčí centrum pro doménové spory.

 

Proč v ČR není využíváno pro doménové spory WIPO Centrum je otázkou. V každém případě Rozhodčí soud Hospodářské komory dnes zahrnuje až 3 „různé“ poskytovatele služeb řešení sporů – sudiště pro národní doménu .cz, sudiště pro Evropskou doménu .eu a sudiště pro ostatní domény podle Pravidel UDRP, viz.: https://domeny.soud.cz/. Domnívám se, že to přehlednosti a právní jistotě účastníků sporů ohledně doménových jmen v ČR nepřispívá.

[7] Poznámka pro doménové spory v národní doméně .cz:

Narozdíl od výkladu Pravidel a Zásad UDRP, ucelený veřejně přístupný výklad ohledně českých Pravidel registrace a Pravidel ADR neexistuje, na webu národního správce CZ.NIC není ani odkaz na výklad WIPO Centra. Aktuální rozhodnutí českého poskytovatele služeb rozhodování sporů rovněž nejsou zveřejňována. Přesto, představa, že by panelisté 3 českých sudišť měli autoritu rozhodovat spory odlišně od kvalifikovaného výkladu Pravidel a Zásad UDRP uplatňovaného po celém světě, je nereálná.

[8] Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903, <okidataparts.com>, Denied

[9] Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., WIPO Case No. D2002-0095, <experiancredit.com>et al., Transfer

Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, WIPO Case No. D2002-0946, <discount-marlboro-cigarettes.com>, Transfer

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent, WIPO Case No. D2004-0481, <porsche-buy.com>et al., Denied

National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Racing Connection / The Racin’ Connection, Inc., WIPO Case No. D2007-1524, <nascartours.com>, Denied

ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. Douglas Nicoll, Differential Pressure Instruments, Inc., WIPO Case No. D2008-0936, <ittbarton.com>et al., Denied

MasterCard International Incorporated v. Global Access, WIPO Case No. D2008-1940, <mastercards.com>, Transfer

Research in Motion Limited v. One Star Global LLC, WIPO Case No. D2009-0227, <unofficialblackberrystore.com>, Transfer

Intex Recreation Corp. v. RBT, Inc., Ira Weinstein,WIPO Case No. D2010-0119, <intexpool.com>, Transfer

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., The Sheraton LLC, SheratonInternational Inc., Societe des Hotels Meridien, Westin Hotel ManagementL.P. v. Media Insight a/k/a Media Insights, WIPO Case No. D2010-0211,<sheratonnassaubeachresort.com>, Transfer

National Association of Realtors v. John Fothergill, WIPO Case No. D2010-1284, <listonrealtor.com>, Transfer

General Motors LLC v. Flashcraft, Inc DBA Cad Company, WIPO Case No. D2011-2117, <cadillacperformance.com>, Denied

Furla S.P.A. v. Cai Jin Yong, WIPO Case No. DCO2012-0011, <furla.com.co>, Transfer

Hermes International v. Brian E. Nielsen, WIPO Case No. D2013-1407, <hermesbyhabitjp.org> et al., Transfer

Aktiebolaget Electrolux v. Nguyen Van Dien, WIPO Case No. D2014-0490, <baohanhelectrolux.net>, Transfer

BSH Home Appliances Corporation v. Michael Stanley / Michael Sipo, WIPO Case No. D2014-1433, <boschappliancepro.info> et al., Transfer

Iveco S.p.A. v. Cong ty TNHH san xuat va TM Khang Thinh, NA, WIPO Case No. D2015-2249, <ivecovn.com>, Transfer

Autodesk, Inc. v. Brian Byrne, meshIP, LLC, WIPO Case No. D2017-0191, <autocadcloud.com> and <hostedautocad.com>, Transfer